Юристы фирмы «Щедрины и Партнеры» вернули известный бренд SHANDESIGN его основателю. Сергей Шанович и его студия Shandesign вернули право на свой товарный знак.
В результате корпоративного конфликта одна из наиболее известных в стране дизайн-студий Шандизайн и её владелец - известный дизайнер и продюссер Шанович С.Е. утратили права на товарный знак Shandesign. Оппонентами, завладевшими этим товарным знаком, был подан иск о запрете нашему клиенту использовать знак в своей деятельности. Клиент поставил такие задачи, как: защита интересов по поданному иску, возвращение утраченных прав на товарный знак в отношении всех интерсующих клиента товаров и услуг.

Юристы фирмы направили в марте 2018 года претензию оппоненту с просьбой отказаться от права на товарный знак или заключить с клиентом Фирмы договор об отчуждении права, в ответ на что оппонент выдвинул предложение выкупить у него товарный знак за 15 млн. рублей. Сочтя сумму неоправданной и завышенной, клиент и юристы Фирмы обратились в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (СИП-301/2018). Суд согласился с доводами истца, указав на следующее. Спорный товарный знак известен, узнаваем и ассоциируется с С.Е.Шановичем, товарный знак длительный период был во владении Студии, и поэтому заинтересованность истца в использовании знака доказана. На протяжении трех лет до направления в марте 2018 года претензии товарный знак ответчиком и другими правообладателями не использовался, трехлетний срок неиспользования не прерывается из-за смены правообладателя товарного знака. Юристы Фирмы в своих объяснениях напомнили, что у оппонента не было никаких препятствий к использованию товарного знака, а судебные иски, свидетельствующие о наличии корпоративного конфликта, инициированы самим оппонентом, в связи с чем нельзя утверждать о корпоративном конфликте как о факте, препятствующим оппоненту использовать знак по независящим от него причинам. Сложность параллельного оказания услуг по двум указанным судебным делам заключалось в том, что в деле о неиспользовании товарного знака клиенту как истцу необходимо было доказывать заинтересованность в иске, демонстрировать суду активное использование товарного знака и наличие ассоциаций у потребителя услуг с Шановичем С.Е. В то же время в деле о защите права на товарный знак, где клиент был ответчиком, доказательства активного использования товарного знака могли навредить. Юристам фирме удалось найти баланс в этой сложной и противоречивой ситуации и выиграть оба дела. В настоящее время в отсутствие препятствий в виде регистрации товарного знака на имя оппонента патентными поверенными фирмы поданы заявки на регистрацию товарного знака SHANDESIGN на имя клиента в отношении всех интересующих клиента товаров и услуг (заявки №№ 2018707758 и 2018730842).

Значимость проекта для деятельности клиента заключается в следующем. Товарный знак Shandesign существует более 15 лет, является известным и узнаваемым. Студия Шандизайн объединяет режиссеров, дизайнеров, художников, сценаристов, операторов, продюсеров, менеджеров и работает на рынке рекламных и дизайнерских услуг. Рекламные ролики, созданные с помощью Студии, транслируются по многими телеканалам; студия создала множество известных логотипов и эмблем телеканалов и разных фирм, образы которых размещены на интернет-сайте www.shandesign.pro. Клиентами студии являются Газмром-медиа, ТНТ, РЕН ТВ, СБЕРБАНК, ОТКРЫТИЕ, РОСНАНО, МАТЧ, KAMAZ, BAON, Волконский и др. Следствием неровных корпоративных отношений в Студии стало приобретение индивидуальным предпринимателем Мачачей Д.В. (оппонентом) спорного товарного знака по результатам нескольких судебных споров, в которых юристы Фирмы Щедрины и Партнеры участия не принимали. В то же время у участников рынка данный знак ассоциируется именно с Сергеем Шановичем – основателем и директором Студии. Запрет на использование товарного знака привел бы к необходимости для Студии и для г-на Шановича зарегистрировать какой-либо новый товарный знак, сменить наименование и известить всех партнеров и клиентов об этом, что с учетом известности и репутации бренда Shandesgn привело бы к значительным издержкам как финансовым, так и репутационным. Также важно отметить, что юристы Фирмы, руководствуясь нормами Гражданского кодекса РФ (ст. 1486 ГК РФ), предлагали оппоненту отказаться от права на товарный знак или заключить договор отчуждения, но получив предложение о выкупе знака за 15 млн. рублей, обратились в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и, выиграв его, тем самым предотвратили расходы клиента (в указанном размере) на восстановление своих прав. Важно отметить,что решение суда по делу СИП 301/2018 создало прецедент в отношении того, что корпоративный конфликт между сторонами спора не является в контексте ст. 1486 ГК РФ независящей от ответчика причиной несипользования товарного знака, а подача иска о неиспользовании знака в такой ситуации не является злоупоблением правом. Также Суд обращает внимание, что в деле нет доказательств использования товарного знака правообладателями, в том числе и если исключить из трехлетнего периода до даты направления истцом претензии период с 31.03.2016 по 20.06.2017 (в который спорный товарный знак был зарегистрирован на основании недействительной сделки) и исчислить, таким образом, трехлетний срок не с марта 2015 года, а с января 2014 года. Данная оценка срока, в течение которого должно быть установлено неиспользование тованого знака также является новеллой. Дополнительно отмечаем, что данным судебным решеним еще раз закрепилась практика, что переход права на товарный знак не влечет за собой прерывание трехлетнего срока неиспользования товарного знака.

Made on
Tilda